Le point sur : la nouvelle procédure administrative devant l’INPI en nullité / déchéance de marques

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Depuis le 1er avril dernier, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est compétent dans la nouvelle procédure administrative en déchéance et en nullité de marques. Explications.

L’objectif poursuivi par l’ordonnance du 13 novembre 2019 introduisant la réforme est de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les utiliser et de supprimer des marques, en cas de défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.

Il est désormais possible de demander directement à l’INPI la nullité d’une marque qui, notamment :

  • – ne respecte pas les conditions de validité de la marque (défaut de caractère distinctif, marque composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ou d’éléments devenus usuels);
  • – est exclue de l’enregistrement, car contraire à l’ordre public ou trompeuse;
  • – porte atteinte à des droits antérieurs (marque, nom commercial, nom d’une collectivité territoriale, nom d’une entité publique, appellation d’origine etc.).

Il est également possible de demander la déchéance d’une marque qui ne fait pas l’objet d’un usage sérieux pendant cinq ans.

Ces demandes peuvent en principe être présentées par toute personne physique ou morale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un intérêt à agir (sauf pour les demandes de nullité présentées par les titulaires de droits antérieurs, par exemple).

La durée de la procédure varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, soit au total entre six mois à un an.

La décision rendue par l’INPI aura les effets d’un jugement et constituera un titre exécutoire permettant de recourir à une exécution forcée.

La nullité de la marque prendra effet à la date de son dépôt ; la déchéance, à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.

Comme toutes les décisions rendues par l’INPI, il reste possible de former un recours devant la Cour d’appel compétente.

Stratégie moins attentiste

L’avantage de cette nouvelle procédure réside principalement dans le fait qu’elle permet une stratégie moins «attentiste» en matière de marques : lorsqu’une marque gênante aura été identifiée par un opérateur économique envisageant, par exemple, le dépôt d’un signe similaire, celui-ci aura la possibilité de prendre les devants pour faire valoir, notamment, le défaut d’exploitation de la marque en question ou son invalidité. En fonction de la décision rendue, il saura si la voie est libre le cas échéant, sans devoir rester dans la crainte d’une éventuelle action à son encontre du titulaire de la marque gênante.

A noter : depuis l’ouverture de cette nouvelle procédure le 1er avril, 29 demandes en nullité ou déchéance de marque ont été formulées, précise l’INPI, dans un communiqué du 13 mai dernier.

Viviane GELLES, avocat associé